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劉曉峰 陳楨 宋合成 王新華 王文生
一．前言
“部分外觀設計專利”是指在日本、美國等國家的外觀設計專利制度中，對于申請外觀設計專利的產品可以要求只對其中的某一部分進行保護，在對此類外觀設計專利進行申請時，對于要求保護的產品部分用實線表示，而對產品的其余部分用虛線表示。
如果具有上述國外外觀設計專利申請的申請人依據《巴黎公約》的規定在我國對上述外觀設計專利進行申請并要求了所述的國外外觀設計申請的優先權時，在2004年以前國家知識產權局專利局（以下稱：專利局）都給予享受上述部分外觀設計專利申請的優先權，但2004年以后拒絕給予優先權，這種做法在業界引起了強烈反響，筆者認為根據《巴黎公約》和我國的《專利法》等的相關規定，應給予此類外觀設計申請的優先權，并愿意以一個具體的典型案例對此問題進行討論。
二．案由
日本某申請人2004年8月4日向專利局提出名稱為“等離子焊炬用噴嘴”的外觀設計專利申請（在后申請），同時要求了日本在先外觀設計申請（在先申請）的優先權。
針對在后申請，專利局發出了《視為未要求外國優先權通知書》，理由是在先申請與在后申請不是同一主題，并且隨后發出《授予外觀設計專利權及辦理登記手續通知書》，在不給予該申請優先權的情況下，授予了本外觀設計專利申請的專利權。
申請人不服專利局所做出的《視為未要求外國優先權通知書》的行政決定，并向法院提起了行政訴訟。
三．事實和理由
在后申請的圖包括主視圖、俯視圖、左視圖、右視圖、省略內部機構的剖視圖和立體參考圖，在先申請的圖包括正面視圖、平面視圖、右視圖、左視圖、內部構造截面圖和立體參考圖，將在先申請與在后申請的各個視圖之間進行比較，可得出如下結論。
1、兩者之間的相同點
1）題目相同：兩者的題目都是要求保護的“等離子焊炬用噴嘴”。
2）各個視圖的對應形狀和結構完全相同。
2、二者之間的區別
對于主視圖、俯視圖、左視圖和內部結構截面圖，在先申請中對于非設計要部的噴嘴的頭部用虛線進行描繪，而在在后申請中，都是用實線進行描繪。
針對在后申請與在先申請的上述差別，專利局以二者主題不一致為由作出了視為未要求外國優先權的決定。專利局做出上述決定的具體的法律依據和事實如下：
專利局在答辯狀中認為，“根據我國專利法第29條的規定，要求外國優先權的外觀設計必須是相同主題的設計，而主題是否相同，對于外觀設計而言，應該以提交的該外觀設計的圖片來進行判斷。根據中國專利法第56條的規定，外觀設計專利權的保護范圍是以表示在圖片中的該外觀設計專利產品為準，所以，相同主題的判斷顯然離不開請求保護的外觀設計是否同一的要求，這是不言而喻的。根據中國專利法實施細則第121條規定制定的《審查指南》在第一部分第三章第3.2.3節中的規定，則明確闡明了這一判斷標準?！秾彶橹改稀芬幎?，由它們的圖片或者照片可知兩者請求保護的是同一產品的同一項相同的外觀設計，可認定設計主題相同，可以享有優先權日。即根據我國專利法及《審查指南》的規定，在后申請必須與在先申請請求保護的是同一產品的同一項相同的外觀設計，才能享受優先權，同時，具體到本案，專利局認為在先申請中的虛線部分不屬于其外觀設計的內容，實線部分才是其外觀設計的內容，將在先申請文本副本中要求保護的設計與在后申請中要求保護的設計進行比較，可清楚地看到，除右視圖中實線所表現的設計相同外，主視圖、俯視圖和左視圖中實線所表示的設計并不相同，不能認為兩者是同一項相同的外觀設計，因此在后申請與在先申請的主題是不相同的，在后申請依法不能享有在先申請的優先權。另外，申請人在在后申請中要求保護的是產品的整體外觀設計，而在日本要求保護的是該產品的部分外觀設計，兩者是不相同的；部分外觀設計在我國專利法律制度中是不給予保護的。在先申請是產品的部分外觀設計，在后中國申請是產品的整體外觀設計，根據中國專利法及《審查指南》的規定，在后申請不能享受在先申請的優先權，這是兩種外觀設計專利制度之間的沖突?！?
筆者認為，專利局的上述決定和理由值得商榷。
由于在先申請是在日本國提出的涉及部分外觀設計的申請，筆者認為有必要對在日本對于部分外觀設計的相關規定先作簡要的說明。
按日本外觀設計法第2條第1款的規定，法律上所稱外觀設計，是指對產品（包括產品的一部分）的形狀、圖案或色彩以及它們的結合，并且通過視覺富有美感的設計；該法第3條又規定授予外觀設計專利的必要條件是上述法第2條第1款所規定的設計必須是工業上能夠利用的設計。涉及部分外觀設計，按上述法第2條第1款和第3條的規定，是指對產品的部分的形狀、圖案或色彩以及它們的結合，并且富有美感的工業上能夠利用的設計。
但是，無論是整體（相對部分）外觀設計還是部分外觀設計所涉及的必須是產品。并且按日本外觀設計法第7條的規定，申請部分外觀設計專利時，與申請整體外觀設計專利時相同，都是以產品進行分類。而按日本外觀設計法實施細則所規定的格式第6款第11項，關于產品的部分想要得到部分外觀設計專利時，對于所涉及外觀設計的產品中，通過“想要得到專利的部分”用實線描繪，而“其他部分”用虛線描繪，限定想要得到外觀設計專利的部分。
例如，在照相機的外觀設計發明中，即使想要得到外觀設計專利的部分是照相機的“把手”部分，成為權利客體的外觀設計所涉及的產品是包含該“把手”部分的照相機，而不是“把手”或“照相機的把手”。
也就是說，對于部分外觀設計專利申請，作為申請的客體是包括由實線（要求保護部分）所描繪的部分和由虛線所描繪的部分所構成的產品的形狀。即外觀設計申請的設計主題是所涉及產品的整體形狀，但是，要求保護的外觀設計只是由實線所描繪的部分。
下面筆者針對專利局的決定和理由進行具體的分析。
首先，根據中國專利法第29條的規定，對于外觀設計專利，在后申請和被要求優先權的在先申請，二者需要具有相同的主題，在后申請才能享有在先申請的優先權，即專利法29條規定能否享有優先權的標準是在后申請和在先申請公開的設計主題是否相同。而根據專利法第56條之規定，外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設計產品為準，即，專利法第56條規定了外觀設計專利權的保護范圍。但是，筆者認為，不能簡單地把判斷能夠享有優先權的“公開的設計主題”與判斷外觀設計專利權的保護范圍（保護主題）等同，專利局的答辯意見混淆了專利法第29條和專利法第56條的規定，即混淆了公開的設計主題和保護主題（保護范圍），將在先申請和在后申請應記載了相同的設計主題解釋為二者應具有相同的保護范圍，由此認為“相同的主題的判斷顯然離不開請求保護的外觀設計是否同一的要求”，結果將能否享有優先權的設計主題的判斷等同于保護范圍的判斷。
另外，筆者認為專利局在答辯意見中對《審查指南》第一部分第三章第3.2.3節規定的解釋容易使人產生誤解。在該節的規定中，對于判斷外觀設計是否享有優先權的基本判斷原則是“要求優先權的后一申請與在先申請具有相同的設計主題”。作為具體的其中一種情況，“當在后申請文件與在先申請文件的圖片或照片不完全一致，但由它們的圖片或照片可知，兩者請求保護的是同一產品的同一項相同的外觀設計，此時可認定在后申請與在先申請的設計主題相同…只要在后申請文件中的主視圖、后視圖和左視圖與在先申請文件相同，而其右視圖和俯視圖已清楚地記載在在先申請文件的立體圖中，則可以認定兩者設計主題相同”。這里《審查指南》明確指出，當在先申請文件的立體圖中可清楚地記載有關視圖時，可以認定兩者設計主題相同。而專利局卻將其作為判斷基本原則的“設計主題”是否同一解釋為“保護主題”是否同一，并且正是基于將判斷優先權的是否具有相同的設計主題的原則轉化為判斷是否具有相同的保護主題，從而得出了本外觀設計不享有優先權的結論。
另外，在答辯狀中，專利局還對所作出的視為未要求優先權的決定不符合《巴黎公約》認為是兩種外觀設計專利制度的沖突，并認為“巴黎公約的要求只有轉為國內法時，才能適用”。但根據1995年中國外交部、最高人民法院、最高人民檢察院、安全部、司法部聯合公布的《關于處理涉外案件若干問題的規定》，明確規定“涉外案件應依照我國法律規定辦理，以維護我國主權，同時也應恪守我國參加和簽訂的多邊或雙邊條約的規定。當國內法以及某些內部規定同我國所承擔的條約義務發生沖突時，應適用國際條約的有關規定（我國聲明保留的條款。根據國際法的一般原則，我國不應以國內法規定為由而拒絕履行所承擔的國際條約規定的義務”。因此，對于認為“巴黎公約的要求只有轉為國內法時，才能適用”的觀點筆者認為不妥。
下面就本案是否應享有優先權進行具體分析。
由于《審查指南》要求提交的視圖應當符合采用機械制圖方式，因此申請人在提交在后申請時將虛線改為實線，對優先權文本做了符合規范的修改。這種修改并沒有改變原來的設計主題。
對于外觀設計專利而言，是否應享有優先權，應從兩個方面進行分析。一是外觀設計的定義，二是關于外觀設計優先權的具體規定，依據中國專利法實施細則第2條第3款的規定，專利法所稱外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計?？蓸嫵赏庥^設計的組合有：產品的形狀；產品的圖案；…圖案和色彩。涉及本案的外觀設計的產品是等離子焊炬用噴嘴。該外觀設計不包括圖案和色彩，因此只涉及產品的形狀的外觀設計?！秾彶橹改稀返谝徊糠值?章4.4.1節中規定：“形狀，是指產品造型的設計，也就是指產品外部的點、線、面的移動、變化、組合而呈現的外表輪廓，即對產品的結構、外形等同時進行設計、制造的結果”。
同時，根據《審查指南》第3.2.3節的規定，對于外觀設計專利申請，對在先申請文件副本的審查，還應當核對要求優先權的后一申請與在先申請是否具有相同的設計主題，而就筆者理解，這里的設計主題應包含兩個方面的內容，一是外觀設計申請的題目，二是外觀設計申請文件所公開的內容。
首先，在后申請與在先申請都具有相同的主題名稱，即都涉及所述整個產品的名稱“等離子焊炬用噴嘴”。
另外，就該整個產品的各個視圖而言，在后申請與在先申請的右視圖和立體圖完全相同，對于主視圖、俯視圖、左視圖、內部剖視圖，在后申請中都用實線對該產品的形狀進行描述，而在在先申請中也都整體的描繪了其具體的形狀，其唯一差別在于在在先申請中對于不要求保護的部分用虛線進行了描繪，但從所公開的產品的形狀而言，二者完全相同，都是對于所述產品的整體輪廓的描繪，因此，就所公開的設計主題而言，根據上述的《審查指南》第一部分第3章4.4.1節中規定：“形狀，是指產品造型的設計，也就是指產品外部的點、線、面的移動、變化、組合而呈現的外表輪廓，即對產品的結構、外形等同時進行設計、制造的結果”，為此在后申請與在先申請中都是公開了整個的“等離子焊炬用噴嘴”產品的設計形狀和結構。
另外，退一步講，即使將在先申請的視圖中的虛線解釋為虛擬的，無法準確判斷其實際的形狀，但由其中的立體參考圖，也可準確的推斷出本外觀設計的至少立體圖和正視圖，而根據《審查指南》中的第1-59中的第2.2節對外觀設計圖片的要求,“就立體外觀設計產品而言,產品設計要點涉及六個面的, 應當提交六面正投影視圖; 產品設計要點僅涉及一個或幾個面的,可以僅提交所涉及面的正投影視圖和立體圖”, 對于本外觀設計產品“等離子焊炬用噴嘴”而言, 其設計要點是噴嘴的頭部,同時在本外觀設計申請的簡要說明中也明確指出“本外觀設計產品，后視圖與主視圖相同，因此僅由其在先申請的立體參考圖就可確定的推斷出該設計要部的左右視圖、立體圖和正視圖, 因此本外觀設計也應享有在先外觀設計的優先權。
四．本案的意義與影響
最后，筆者還希望就本案的影響和意義進行說明。如果本案最終無法享有優先權，則對與此類似的其他外觀設計專利可能會造成如下兩種后果。其一：當在先的國外申請在優先權期限內已經公開，而此時申請人才在中國就同一主題申請外觀設計專利，則由于其無法享有優 先權，則其在中國的外觀設計專利申請就無法獲得外觀設計專利權。其二：要求部分外觀設計的國外申請被公開之后，任 何人都可以將所公開的外觀設計圖形中虛線表示的產品修改為實線表示的產品而在中國提出申請。該申請被授予外觀設計專利權后，雖然在先申請作為公開出版物公開了在后申請的主題，但是由于保護的主題不同，所以不能以前者作為公開出版物無效在后申請的外觀設計專利權，而這種權利的行使由可能在業界產生混亂。
